BGH: Markeninhaber tragen die Beweislast für die öffentliche Anerkennung der Marke | Hogan-Level

Hintergrund

Den meisten Anwälten in Deutschland ist die im Beckle Verlag herausgegebene „Neue Juristische Wochenschrift“ (NJW) bekannt. Es wird nun behandelt, ob die orange Farbe des Titelblatts der Zeitschrift (Farbcode-Nr. DE 30 2008 037 660) bekannt ist und ob sie durch ihre Verwendung in den betroffenen Fachkreisen installiert wurde. Bundesgerichtshof (BGH).

Ausgangspunkt des Verfahrens ist der im Oktober 2015 gestellte Löschungsantrag gegen die Farbmarke. Die Farbmarke sei nicht einzigartig und erfülle aufgrund ihrer Verwendung nicht die Kriterien für ihre allgemeine Anerkennung. Der Antragsteller gab an, das Jahr 2009 sei fälschlicherweise als eindeutige Identität registriert worden. Die Anmelderin hat es jedoch versäumt, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und beim Bundespatentgericht (BPatG) in der nächsten Beschwerde auf Widerruf zu beschweren.

Das BPatG stellte fest, dass „NJW-Orange“ eine „wesentliche Einzigartigkeit“ besitze und wies darauf hin, dass das Vorbringen der Antragstellerin nicht ausreiche, um eine fehlende Einzigartigkeit festzustellen. Das Bundespatentgericht stellte jedoch fest, dass die Farbmarke durch ihre Benutzung in den betroffenen Handelskreisen zweifelsfrei etabliert wurde. Allerdings muss nach einer früheren bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Verdacht eines Schutzhindernisses bei der Registrierung oder dem Antrag auf Registrierung vom Antragsteller zurückgewiesen werden. Allerdings äußerte das BPatG auch Zweifel, ob dies vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung (EuGH GRUR 2014, 776 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband / Banco Santander) begründet werden könne. [Sparkassen-Rot]); Diese Frage hat der Bundesgerichtshof in seinen bisherigen Schlussfolgerungen nicht geklärt.

Ergebnisse

Vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof kürzlich für Rücknahmeklagen klargestellt, dass Markeninhaber die Beweislast für die tatsächliche Benutzung ihrer Marken tragen müssen. Diesbezüglich ignoriert der BGH seine bisherige Klage und folgt dem Europäischen Gerichtshof, wonach der Markeninhaber am besten nachweisen konnte, dass die Marke für die reale Benutzung verwendet wurde (siehe uns Deutscher Blogbeitrag In diesem Fall).

In seinem jüngsten Urteil in dieser Sache hebt der Bundesgerichtshof eine Änderung seines bisherigen Rechtsstreits hervor und stellt fest, dass Markeninhaber im Anmelde- oder Nichtigkeitsverfahren die gleiche Beweislast tragen müssen, wenn sie Schutz für die Marke suchen. Es wird argumentiert, dass es durch seine intensive Nutzung in betroffenen Wirtschaftskreisen etabliert wurde. Im Nichtigkeitsverfahren muss die (ständige) Anwesenheit der Marke des Markeninhabers die Umstände ihrer Entstehung beweisen. Darüber hinaus ist der Erwerb der Einzigartigkeit durch Benutzung (§ 8 Abs. 3 Markengesetz) die gesetzliche Ausnahme von der Versagung. Daher muss die Partei, die sich auf diese Ausnahme beruft, auch diesbezüglich Beweise erbringen.

Feedback und nächste Schritte

Das Urteil des Bundesgerichtshofs löst bisherige Spannungen zwischen dem EuGH und dem Prozessrecht des BGH. Für Markeninhaber stellt diese Entscheidung jedoch ein erhebliches Hindernis für zukünftige Löschungsverfahren dar. Der Verdacht, ob eine Marke in den betroffenen Handelskreisen etabliert ist oder nicht, ist fortan für den Markeninhaber nachteilig.

Im aktuellen Vorgehen wird das BPatG noch einmal klären müssen, ob „NJW-Orange“ aufgrund der von Peck vorgelegten Nachweise generell als Marke für juristische Zeitschriften anerkannt wird.